Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Novopharm Ltd.
T-2582-93
juge Gibson
2-12-93
15 p.
Demande d'injonction provisoire enjoignant à la défenderesse de ne pas attirer l'attention du public sur l'apparence de ses comprimés de diclofénac à libération lente et sur son entreprise, de manière à causer de la confusion entre ses comprimés et son entreprise, d'une part, et les comprimés de diclofénac à libération lente «Voltaren SR» de la demanderesse-La demanderesse fabrique du «Voltaren SR», qui est l'appellation commerciale du diclofénac, un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien doué de propriétés analgésiques et antipyrétiques, en doses différentes-Le diclofénac est indiqué pour le traitement symptomatique de l'arthrite rhumatoïde et de l'ostéo-arthrite, y compris l'arthrose de la hanche-Certains consommateurs sont des acheteurs dont l'ordonnance est renouvelée régulièrement-Depuis 1989, la demanderesse commercialise le «Voltaren SR 75» sous forme de comprimés rose pâle, triangulaires et biconvexes-Les ventes s'élèvent à plus de soixante millions de dollars-Le «Voltaren SR 100» est commercialisé sous forme de comprimés ronds et biconvexes, d'un rose plus foncé-Les ventes s'élèvent à plus de cent cinquante millions de dollars-La couleur, la forme et la taille ont été choisies dans le but de distinguer ces produits d'autres comprimés contenant des doses équivalentes de diclofénac à libération lente-Les produits ont été délibérément commercialisés de manière que leur apparence soit associée avec la demanderesse-Des centaines de milliers d'échantillons ont été distribués-Les dépliants d'information mettaient en évidence les produits, montraient l'apparence des comprimés et garantissaient qu'ils étaient fabriqués par la demanderesse-La défenderesse fabrique des comprimés de diclofénac à libération lente aux mêmes doses que celles des produits de la requérante, lesquels ont la même forme, la même taille et la même couleur que ceux de cette dernière-La demanderesse allègue qu'il y a eu commercialisation trompeuse, en violation de l'art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce-Demande accueillie-Application du critère en trois parties énoncé dans Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc., [1989] 2 C.F. 451 (C.A.)-(1) La demande n'est ni futile ni vexatoire-La demanderesse a fait des efforts délibérés pour donner une identité à ses produits au moyen de la forme, de la taille et de la couleur-La défenderesse a pénétré le même marché avec des produits similaires parce qu'elle estimait qu'elle était en droit de le faire et qu'elle était convaincue qu'elle serait avantagée sur le plan commercial en agissant ainsi-Il existe une question sérieuse à trancher-La demanderesse est peut-être en mesure d'établir les éléments essentiels d'une action en commercialisation trompeuse, à savoir l'existence d'un achalandage, la tromperie du fait d'une représentation inexacte et un préjudice réel ou possible-(2) Étant donné l'importance possible de l'identification d'un produit dans l'industrie des médicaments vendus sur ordonnance, des dommages-intérêts ne pourraient pas indemniser adéquatement la demanderesse si la commercialisation trompeuse était établie et si l'on permettait à la défenderesse de s'implanter solidement sur le marché en vendant des produits similaires dans l'intervalle-(3) La défenderesse soutient que l'approbation par les autorités gouvernementales d'une présentation différente pour les mêmes produits pourrait prendre du temps, que l'inscription des produits dans les codex provinciaux pourrait être considérablement retardée, tout comme son entrée sur le marché, que l'inexécution des promesses de vente porterait atteinte à sa réputation et que, du point de vue du public, l'introduction de produits similaires pourrait être considérée comme un avantage-La défenderesse s'est engagée sur la voie de la commercialisation de produits similaires en sachant que la requérante se porterait à la défense de la présentation et de l'identification de ses produits, et de tout achalandage connexe-La demanderesse a pris toutes les mesures raisonnables pour aviser la défenderesse de sa position et de son inquiétude, et pour protéger sa position commerciale-Le facteur additionnel concernant le maintien du statu quo est pris en considération-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7b).