Merrill Lynch & Co., Inc. c. Banque de Montréal
T-425-94 / T-426-94
juge Gibson
27-2-96
21 p.
Appels de la décision du registraire de rejeter l'opposition à la demande d'enregistrement des marques de commerce «Firstbank Cash Management Account» et «Firstbank Cash Management Account (conception graphique)» fondée sur l'emploi projeté de celles-ci au Canada en liaison avec des «services bancaires»-Renonciation de l'intimée à l'emploi exclusif des mots «cash management account» indépendamment de la marque de commerce dans son entier-Par l'intermédiaire de son prédécesseur en titre, l'appelante a employé au Canada les marques de commerce «Cash Management Account», «Merrill Lynch Cash Management Account», «CMA» et «CMA et conception graphique» en liaison avec des services financiers dès 1985 jusqu'à ce qu'elle mette fin à ses activités canadiennes en 1990-Depuis 1973, la Banque de Montréal emploie la marque de commerce «Firstbank» seule ou de pair avec des expressions ou des mots descriptifs pour identifier des services bancaires-Le registraire s'est montré critique vis-à-vis de la preuve de l'appelante concernant les retombées de la publicité dans les périodiques américains-Il a conclu (1) à l'absence de confusion avec la marque déposée de l'appelante, (2) à l'inexistence d'un risque raisonnable de confusion avec la marque non déposée de l'appelante, étant donné que l'emploi antérieur de cette marque n'emporte pas l'établissement d'une réputation ni un emploi de la marque de commerce sur le marché canadien susceptibles de créer de la confusion et (3) que l'appelante n'avait pas fait la preuve que sa marque «Cash Management Account» avait acquis un caractère distinctif suffisant pour annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande-Appels rejetés-L'appelante a produit de nouveaux éléments de preuve, sous forme d'affidavits, relativement aux annonces publicitaires parues dans des magazines nord-américains importants, ainsi que dans des journaux et des périodiques canadiens, au caractère fructueux des activités de gestion de trésorerie exercées au Canada entre 1986 et 1989, compte tenu du nombre de comptes ouverts et de la valeur des actifs gérés, de même qu'à la grande visibilité des marques de commerce de l'appelante dans la fourniture des services en liaison avec lesquels elles étaient employées-(1) Le registraire a appliqué les principes appropriés aux éléments de preuve présentés en concluant que, globalement, chacune des marques de commerce ne créait pas de confusion vu le caractère distinctif inhérent des éléments qui laissent au public une impression durable en raison de leur renommée ou de leur notoriété-(2) Pour pouvoir invoquer l'art. 16, l'opposant à l'enregistrement a le fardeau de prouver, dans les faits, l'emploi antérieur d'une marque à titre de marque de commerce-Si cette preuve est faite, le requérant doit établir l'absence de confusion avec la marque de l'opposant advenant que la marque visée par la demande soit enregistrée-Aucun des éléments de preuve déposés auprès du registraire et de la Cour ne porte sur la question de la «reconnaissance par le public» de «Merrill Lynch Cash Management Account»-Compte tenu de la preuve qui lui était présentée, les conclusions tirées par le registraire au sujet de la réputation au Canada des marques de l'appelante et relativement à la confusion, sont fondées-(3) Suivant l'art. 2, une marque de commerce «distinctive» s'entend d'une marque de commerce qui distingue véritablement les services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi-La date pertinente aux fins de se prononcer sur le caractère distinctif est la date du dépôt des déclarations d'opposition-Le registraire était fondé de déterminer que la marque non déposée de l'appelante n'était pas distinctive et que les marques de l'intimée l'étaient suffisamment pour les distinguer de la marque déposée de l'appelante-Vu l'omission de faire entendre le témoignage d'un dirigeant ayant une connaissance personnelle des faits en cause, qui aurait pu témoigner de façon plus directe et convaincante au sujet des activités de gestion de trésorerie de l'appelante, et l'absence de toute explication à cet égard, la Cour déduit que nul témoignage n'aurait été plus favorable à l'appelante que ceux entendus-En l'absence d'une preuve directe, la Cour déduit qu'il y a eu, à tout le moins, une certaine reconnaissance par le public de la marque «Cash Management Account» en tant que marque de commerce de l'appelante, que la marque s'est fait connaître jusqu'à un certain point au Canada et qu'il y aurait une probabilité raisonnable de confusion si les marques de l'intimée étaient enregistrées et employées-Vu l'ensemble de la preuve, compte tenu du fait que la Cour a toute latitude et que l'appel équivaut à un procès de novo en raison du dépôt d'une preuve nouvelle, la Cour n'est pas en mesure de conclure que l'ampleur des activités de l'appelante était importante par rapport à l'ensemble du marché cible au Canada-La preuve ne fait pas ressortir que la réputation de l'appelante était établie dans le commerce relativement à la marque «Cash Management Account»-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2, 6(5), 12(1)d), 16(3)a), 56.