Jugements

[2001] 2 C.F. 63

T-226-99

Société canadienne des postes (demanderesse)

c.

The Post Office (défenderesse)

Répertorié : Société canadienne des postes c. Post Office (1^re inst.)

Section de première instance, juge Tremblay-Lamer— Ottawa, 5 septembre et 5 octobre 2000.

Marques de commerce — Marques officielles — Appel de la décision du registraire de donner un avis public d’adoption et emploi de la marque officielle « Mailsort » par la défenderesse conformément à l’art. 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce — Une marque officielle visée à l’art. 9(1)n)(iii) doit avoir été adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou des services avant la publication d’un avis public — La Loi ne définit pas « autorité publique » — La défenderesse a été constituée sous le régime de la British Post Office Act 1969 — Si l’intention du législateur avait été de restreindre l’application aux seules autorités publiques « au Canada », il aurait utilisé les termes « autorité publique du Canada » — Les mots « au Canada » ne s’appliquent pas grammaticalement ou suivant leur sens courant à « autorité publique » dans l’une ou l’autre des langues officielles — Les termes « autorité publique » ne sont pas restreints aux autorités publiques du Canada — L’art. 9(2) constitue un code pour l’emploi des marques officielles — On ne peut déduire du silence du législateur le même effet légal que celui prévu à l’art. 50 (dans certains cas, l’emploi d’une marque de commerce par un licencié est présumé être un emploi par le propriétaire) — Il ne ressort pas de la preuve que la défenderesse ou un licencié a employé la marque « Mailsort » au Canada avant la publication de l’avis dans le Journal des marques de commerce — La défenderesse n’a pas adopté et employé la marque officielle « Mailsort » au Canada comme l’exige l’art. 9(1)n)(iii).

Marques de commerce — Pratique — Parties — Appel et contrôle judiciaire de la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public d’adoption et emploi de la marque officielle « Mailsort » par la défenderesse conformément à l’art. 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce — La demanderesse a qualité pour demander le contrôle judiciaire de la décision du registraire — Elle a un intérêt dans la décision du registraire d’accepter « Mailsort » comme marque officielle employée par la défenderesse — Elle exploite un service postal, met au point et offre des produits et des services accessoires au service postal et, à ce titre, elle a utilisé de nombreuses marques de commerce englobant le mot « mail » (poste, courrier) — La demanderesse a qualité pour interjeter appel même si elle n’a pas reçu d’avis de la décision du registraire — La présente affaire s’apparente à l’opposition à une marque de commerce où toute personne peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de commerce dans les deux mois qui suivent sa publication dans le Journal des marques de commerce — La partie qui s’oppose n’a pas à être partie à la décision qui fait l’objet de l’appel.

Il s’agit de l’appel de la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public d’adoption et emploi de la marque officielle « Mailsort » par la défenderesse conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. Pour qu’une marque soit une marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii), elle doit avoir été « adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services ». La demanderesse a interjeté appel de la décision du registraire en application de l’article 56 puis a obtenu l’autorisation d’en demander également le contrôle judiciaire et l’annulation sur le fondement du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale. La demanderesse a été constituée en 1981 par une loi du Parlement pour remplacer le ministère des Postes du gouvernement du Canada. La défenderesse a été constituée sous le régime de la British Post Office Act 1969. Elle appartient en exclusivité au gouvernement britannique, et un ministre de la Couronne britannique surveille ses activités. Par l’entremise de l’une de ses divisions, la défenderesse fournit des services postaux ainsi que des marchandises, dont un service de tri, d’entreposage, de transport et de livraison du courrier aux organisations qui produisent et manipulent de gros volumes de courrier livré au Royaume-Uni. Ces services sont exploités sous le nom de « Mailsort ». La défenderesse possède la marque de commerce « Mailsort » et elle autorise des tiers à fournir des services ou vendre des marchandises en liaison avec cette marque. Elle prétend que les licenciés au Canada de la marque « Mailsort » ont employé cette marque dans la fourniture des marchandises et services avec son consentement et son autorisation et qu’elle exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et services fournis.

Les questions en litige sont les suivantes : 1) la demanderesse a-t-elle qualité pour interjeter appel de la décision du registraire ou en demander le contrôle judiciaire? 2) la défenderesse est-elle tenue d’être une autorité publique du Canada aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce? et 3) la défenderesse a-t-elle adopté et employé la marque « Mailsort » avant le 16 décembre 1998?

Jugement : l’appel est accueilli, car la défenderesse n’avait pas adopté et employé la marque au Canada.

1) Il semble y avoir deux mécanismes pour contester la décision du registraire de publier une prétendue marque officielle, soit le contrôle judiciaire ou l’appel, mais la question de savoir lequel est le plus approprié n’a pas encore été tranchée. Comme la demanderesse n’était pas partie à l’avis donné par le registraire, le contrôle judiciaire semble être plus indiqué en l’espèce, mais la demanderesse a qualité pour interjeter appel de la décision du registraire ou en demander le contrôle judiciaire. En ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a un intérêt dans la décision du registraire d’accepter « Mailsort » comme marque officielle employée par la défenderesse. Elle exploite un service postal, réalise et fournit des produits et des services qu’elle estime utiles à son exploitation et, à cet égard, elle a employé plusieurs marques de commerce comprenant le mot « mail » (poste, courrier). Même si elle a persisté à s’opposer à l’enregistrement de « Mailsort » comme marque de commerce, la demanderesse n’a pas été avisée de la demande d’« enregistrement » d’une marque officielle. Contrairement à la demande de marque de commerce, il n’y a aucune obligation de donner un avis public de la présentation d’une demande au registraire en vue de la publication d’un avis d’adoption et emploi d’une marque officielle. La demanderesse a qualité pour interjeter appel de la décision même si elle n’a pas reçu d’avis de la décision du registraire fondée sur le sous-alinéa 9(1)n)(iii). La présente espèce s’apparente à l’opposition à une marque de commerce où toute partie peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de commerce dans les deux mois qui suivent la publication de la marque dans le Journal des marques de commerce. La partie qui s’oppose n’a pas à être partie à la décision qui fait l’objet de l’appel. La demanderesse a qualité pour interjeter le présent appel.

2) La Loi ne définit pas « autorité publique ». Si le législateur avait eu l’intention de restreindre l’application aux seules autorités publiques « au Canada », il aurait utilisé les termes « autorité publique du Canada ». Ni dans la version anglaise ni dans la version française les mots « in Canada »/ « au Canada » ne pourraient grammaticalement ou suivant leur sens courant qualifier l’autorité publique. Suivant le sens ordinaire de l’article, les termes « autorité publique » ne sont pas restreints aux autorités publiques du Canada.

3) Pour qu’une marque officielle soit valide en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii), une autorité publique doit avoir adopté et employé la marque au Canada avant la publication de l’avis public. La simple publication d’un avis d’adoption et emploi ne permet pas d’en arriver à des conclusions sur l’adoption et l’emploi. L’emploi allégué en l’espèce est le fait de licenciés. L’article 50 prévoit que dans certains cas l’emploi d’une marque de commerce par un licencié est réputé être un emploi par le propriétaire de la marque de commerce. Cet article ne fait aucunement référence aux marques officielles. Le paragraphe 9(2) porte précisément sur l’emploi d’une marque officielle. Il permet l’emploi d’une marque officielle par un tiers, mais il ne crée aucune présomption portant que l’emploi profite au propriétaire de la marque officielle. Il constitue un code pour l’emploi des marques officielles, et on ne peut déduire du silence du législateur le même effet légal que celui prévu à l’article 50 pour ce qui est des marques de commerce. Il existe une présomption contre l’ajout ou la suppression de mots dans une disposition législative. Quoi qu’il en soit, la preuve n’établit pas que la défenderesse ou l’un de ses licenciés a employé la marque « Mailsort » au Canada avant la publication de l’avis dans le Journal des marques de commerce le 16 décembre 1998, comme l’exige le sous-alinéa 9(1)n)(iii).

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. (1985), ch. C-10, art. 58(1), (2).

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(1) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

Règles sur les brevets, DORS/96-423, règle 10.

Post Office Act 1969 (R.-U.), 1969, ch. 48, art. 6.

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7b), 9(1)d),n)(iii), (2) (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 226), 11, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 45, 50 (mod. par L.C. 1999, ch. 31, art. 211), 56.

JURISPRUDENCE

DISTINCTION FAITE D’AVEC :

Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée (1992), 45 C.P.R. (3d) 374; 58 F.T.R. 191 (C.F. 1^re inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Assoc. Olympique canadienne. c. U.S.A. Hockey, Inc. (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (C.F. 1^re inst.), conf. par (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (C.A.F.); Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada (1999), 1 C.P.R. (4th) 68; 163 F.T.R. 93 (C.F. 1^re inst.); Pharmascience Inc. c. Canada (Commissaire des brevets) (1998), 85 C.P.R. (3d) 59; 161 F.T.R. 76 (C.F. 1^re inst).

DÉCISION CITÉE :

Assoc. des Grandes Sœurs de l’Ontario c. Grands Frères du Canada (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1^re inst.).

DOCTRINE

Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 2^e éd., Cowansville (Qué.) : Éditions Yvon Blais, 1990.

APPEL de la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public d’adoption et emploi, par la défenderesse, de la marque officielle « Mailsort » conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. Appel accueilli pour le motif qu’il n’a pas été établi que la défenderesse avait adopté et employé la marque au Canada.

ONT COMPARU :

A. David Morrow et Philip D. Lapin pour la demanderesse.

Anthony M. Prenol et Szab Gall pour la défenderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar, Ottawa, pour la demanderesse.

Blake, Cassels & Graydon LLP, Toronto, pour la défenderesse.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance rendus par

[1]        Le juge Tremblay-Lamer : La demanderesse, la Société canadienne des postes (Postes Canada), interjette appel de la décision du registraire des marques de commerce, rendue le 16 décembre 1998, de donner un avis public d’adoption et emploi par la défenderesse, The Post Office, de la marque « Mailsort ».

[2]        La défenderesse a produit le 18 août 1998, auprès du registraire des marques de commerce, une demande, en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce[1] (la Loi), afin que celui-ci donne un avis public portant que The Post Office a adopté et employé la marque « Mailsort » comme marque pour des marchandises ou des services.

[3]        Le registraire a donné l’avis requis d’adoption et emploi par la défenderesse de la marque « Mailsort » dans l’édition du 16 décembre 1998 du Journal des marques de commerce.

[4]        La demanderesse a interjeté appel devant la Cour fédérale du Canada de la décision du registraire en vertu de l’article 56 de la Loi en produisant un avis d’appel le 16 février 1999.

[5]        La demanderesse a déposé, le 21 février 2000, un avis de requête demandant la permission à la Cour de modifier son avis de demande afin d’y ajouter une demande de contrôle judiciaire pour contester la validité de la marque officielle de la défenderesse.

[6]        Le 29 mars 2000, le juge Pinard a rendu une ordonnance permettant à la demanderesse de modifier son avis d’appel pour y ajouter le contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale[2] comme procédure additionnelle pour faire annuler la décision du registraire.

[7]        La demanderesse a été constituée en 1981 par une loi du Parlement pour remplacer le ministère des Postes du gouvernement du Canada. Elle a essentiellement pour mission de créer et exploiter un service postal, d’assurer la réalisation et la fourniture des produits qu’elle estime utiles à son exploitation et d’assurer les autres prestations dont elle s’estime capable sans inconvénient pour la réalisation des autres objectifs de sa mission.

[8]        La défenderesse est une société constituée en vertu de l’article 6 de la British Post Office Act 1969 [(R.-U.), 1969, ch. 48], sanctionnée par Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Elle appartient en exclusivité au gouvernement britannique et ses activités sont surveillées par un ministre de la Couronne britannique.

[9]        En vertu de l’autorité qui lui a été conférée par Sa Majesté la Reine Elizabeth II, la défenderesse peut exploiter son entreprise en employant la dénomination « Royal Mail » ainsi que la couronne et le sigle royal. En vertu de cette autorité, la défenderesse a créé une division appelée Royal Mail, laquelle a créé à son tour la division Royal Mail International.

[10]      Au moyen de Royal Mail, la défenderesse fournit les services postaux ainsi que des marchandises dont un service de tri, d’entreposage, de transport et de livraison du courrier aux organisations qui produisent et manipulent de gros volumes de courrier livré au Royaume-Uni. Ces services sont exploités sous le nom de « Mailsort ».

[11]      La défenderesse possède la marque de commerce « Mailsort », et par l’intermédiaire de sa division Royal Mail accorde à des tiers la possibilité de fournir des services et/ou de vendre des marchandises en liaison avec cette marque. Royal Mail International, une division de Royal Mail, est également autorisée à employer et à permettre à des tiers d’employer les marques de commerce qui appartiennent à la défenderesse, dont la marque « Mailsort ».

[12]      Royal Mail International offre des services aux consommateurs aux quatre coins du monde. Pour faciliter la fourniture des services internationaux, la défenderesse a mis sur pied une filiale à cent pour cent aux États-Unis, appelée Royal Mail U.S. Inc. Cette dernière détient une licence lui permettant d’employer la marque « Mailsort » et d’octroyer une sous-licence pour cette marque.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

[13]      La demanderesse fait valoir que la défenderesse n’est pas une autorité publique au Canada. Le registraire des marques de commerce aurait par conséquent commis une erreur en lui reconnaissant cette qualité et en donnant un avis public d’adoption et emploi de la marque de commerce « Mailsort ».

[14]      De plus, la demanderesse soutient que la défenderesse n’a jamais adopté ou employé cette marque de commerce en liaison avec des marchandises ou des services au Canada.

[15]      La demanderesse soutient également que la marque de la défenderesse, « Mailsort », est ou serait illicite, et que la défenderesse ne pourrait en tirer un bénéfice pour les motifs suivants :

a) la marque de la défenderesse crée de la confusion avec les marques de commerce de la demanderesse[3], et de ce fait contrevient aux articles 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] et 20 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196] de la Loi;

b) l’emploi de la marque de la défenderesse est interdit en vertu de l’alinéa 9(1)d) et de l’article 11 de la Loi, étant donné qu’en ce qui concerne les marques de commerce précitées de la demanderesse en plus des marques officielles de la demanderesse[4], un tel emploi est susceptible de laisser croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels les marques de la défenderesse sont censément employées ont reçu l’approbation gouvernementale ou sont exécutées ou vendues sous le patronage ou sur l’autorité gouvernementale;

c) l’emploi de la marque de la défenderesse attire ou attirerait l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer au Canada de la confusion entre ses marchandises, ses services et son entreprise et les marchandises, les services et l’entreprise de la demanderesse, le tout en violation de l’alinéa 7b) de la Loi;

d) l’emploi de la marque de la défenderesse en liaison avec ses marchandises et services laisse croire que les marchandises ou les services ont reçu l’autorisation ou l’approbation de la demanderesse ou sont utilisés dans l’entreprise de la demanderesse ou qu’ils sont semblables ou identiques aux marchandises vendues ou aux services rendus par l’entreprise de la demanderesse. Un tel emploi se fait sans le consentement écrit de la demanderesse et est ainsi contraire aux paragraphes 58(1) et (2) de la Loi sur la Société canadienne des postes [L.R.C. (1985), ch. C-10].

[16]      La défenderesse fait valoir que pour obtenir l’avantage prévu au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, elle n’a pas l’obligation d’être une autorité publique au Canada, mais uniquement une autorité publique qui emploie la marque au Canada.

[17]      De plus, la défenderesse prétend qu’elle a « adopté et employé » la marque « Mailsort » avant le 16 décembre 1998 par l’intermédiaire de ses licenciés autorisés au Canada soit depuis approximativement 1995.

[18]      Enfin, la défenderesse plaide que la « licéité » n’est pas un motif reconnu en droit pour contester la décision du registraire de donner un avis public d’adoption et emploi d’une marque en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.

QUESTIONS EN LITIGE

1. La demanderesse peut-elle interjeter appel ou présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision du registraire de donner un avis public d’adoption et emploi par la défenderesse de la marque « Mailsort »?

2. La défenderesse est-elle tenue d’être une autorité publique du Canada pour les fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce?

3. La défenderesse a-t-elle adopté et employé la marque « Mailsort » avant le 16 décembre 1998?

4. L’emploi de la marque « Mailsort » par la défenderesse est-il illicite (ou serait illicite) au Canada?

ANALYSE

1.         Qualité de la demanderesse pour interjeter appel de la décision du registraire et présenter une demande de contrôle judiciaire

[19]      Il semble subsister certaines incertitudes quant à la procédure qu’il faut utiliser pour contester une décision du registraire de publier une marque supposée officielle.

[20]      Dans l’affaire Assoc. Olympique canadienne c. U.S.A. Hockey, Inc.,[5] le juge en chef adjoint Jerome a souligné l’absence de disposition législative permettant d’accorder une mesure de redressement qui serait de la nature d’une révocation d’une marque de commerce ou d’une annulation de la décision du registraire de donner un avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle. Néanmoins, le juge Jerome a décidé que « [l]e seul recours que la demanderesse aurait pu avoir à l’égard de la décision du registraire, en présumant qu’elle avait qualité pour agir, était d’interjeter appel »[6].

[21]      Plus récemment dans l’affaire Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada[7], le juge Reed a indiqué qu’il semble y avoir deux mécanismes pour contester une décision du registraire de publier une supposée marque officielle, à savoir, un appel fondé sur l’article 56 de la Loi ou une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. Toutefois, le juge Reed n’a pas exprimé d’opinion sur la question de savoir lequel des mécanismes serait le plus approprié :

Je reviens à la question de savoir si la demande de contrôle judiciaire est de toute façon la procédure appropriée. D’après ce que je comprends, d’autres demandeurs ont intenté des actions par voie d’appel fondé sur l’article 56 (par exemple dans le dossier T-2127-98). Comme il a été noté ci-dessus, il n’est pas certain que ce soit là la procédure appropriée. Il est certain qu’une demande de contrôle judiciaire est une procédure qui sied bien à une situation dans laquelle aucun avis n’a été donné à une partie intéressée et je note que les tribunaux ont intégré implicitement de telles exigences dans les procédures législatives quand celles-ci n’étaient pas exigées par la loi. L’avocat des demanderesses est d’avis qu’une demande de contrôle judiciaire fondée sur l’article 18.1 est le recours juridique le plus approprié. Il ne fait aucun doute que ce n’est pas la présente Cour qui se prononcera sur la procédure appropriée. Cette décision appartient à la Cour d’appel. Toutefois, il peut être justifié d’intenter les deux instances simultanément[8].

[22]      En ce qui concerne la question de la qualité requise pour former le présent appel, la défenderesse s’appuie sur les affaires Assoc. Olympique canadienne c. U.S.A. Hockey, Inc.[9] et Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée[10]. L’avocat de la défenderesse fait valoir que la demanderesse n’a pas la qualité requise pour interjeter appel étant donné qu’elle n’était pas partie à l’avis donné par le registraire en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.

[23]      En ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale, la défenderesse soumet que la demanderesse n’est pas directement touchée par la décision du registraire de donner un avis public d’adoption et emploi par la défenderesse de la marque « Mailsort ». À l’appui de cette prétention, l’avocat de la défenderesse soumet l’affaire Pharmascience Inc. c. Canada (Commissaire des brevets)[11].

[24]      En ce qui concerne la question du droit d’appel, la demanderesse affirme qu’il faut faire une distinction entre l’affaire Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée et la présente instance. L’affaire Cordon Bleu portait sur une procédure de l’article 45 dans laquelle la Cour a décidé que seules les parties à la procédure initiale de l’article 45 pouvaient interjeter appel de cette décision. L’avocat fait valoir que la présente affaire n’est pas une procédure de l’article 45 mais plutôt une procédure de la nature d’une opposition à une marque de commerce dans laquelle toute personne peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de commerce dans les deux mois de la publication de la marque dans le Journal des marques de commerce. Les marques sont publiées dans ce journal afin de permettre à quiconque de contester la décision du registraire des marques de commerce de publier ces marques ou de contester les droits que la demanderesse voudrait protéger.

[25]      En ce qui concerne le présumé défaut d’intérêt de la demanderesse dans cette demande de contrôle judiciaire, la demanderesse soutient qu’elle est directement touchée par la décision du registraire. Depuis plus d’une décennie, la demanderesse s’est constamment et diligemment opposée à l’enregistrement de marques de commerce comprenant le mot « mail » (poste, courrier) lorsque les marchandises ou les services qui y sont associés sont dans son secteur d’activité. À cet égard, la demanderesse cite plusieurs décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce dans lesquelles la demanderesse s’est opposée avec succès à l’enregistrement de marques comprenant le mot « mail ».

[26]      De plus, la marque « Mailsort » de la défenderesse a une forme semblable à plusieurs des marques de la demanderesse et est utilisée en liaison avec un service semblable ou identique aux services offerts par la demanderesse. Lorsqu’elle fournit ses services ou lorsqu’elle vend ses produits la demanderesse a fait un usage intensif des marques de commerce et des marques officielles comprenant « mail ». Ces marques ont été utilisées sur une large échelle, de sorte que chaque Canadien est constamment exposé à celles-ci depuis des années. Les affidavits de Moreland, Hannah (1), Oldale (1) et (3), et Manor (1)[12] démontrent que les marques « mail » de la demanderesse sont, sinon célèbres, du moins bien connues.

[27]      À cet égard, il faut rappeler que la demanderesse exploite une entreprise de livraison de courrier alors que la défenderesse a une entreprise de tri. À cause de la marque de la défenderesse, la demanderesse est maintenant incapable de combiner les mots « mail » et « sort » dans aucun contexte à cause du fait que cela créerait vraisemblablement de la confusion avec la marque de la défenderesse.

[28]      De plus, la demanderesse fait valoir que contrairement aux prétentions de la défenderesse, l’affaire Pharmascience[13] est nettement distincte de la présente affaire.

[29]      L’affaire Pharmascience portait sur deux décisions du Commissaire aux brevets permettant à Searle de déposer en retard une demande de brevet et de subséquemment modifier sa demande. La présente Cour a décidé que Pharmascience n’était qu’indirectement touchée par la décision et par conséquent n’avait pas qualité pour faire une demande de contrôle judiciaire des décisions du Commissaire aux brevets. La Cour a souligné que Pharmascience bénéficiait d’une mesure de redressement en vertu de la règle 10 [Règles sur les brevets, DORS/96-423] qui lui permettait de contester l’attribution du brevet à Searle et que Pharmascience pouvait aussi contester le brevet qui en résultait en entamant une action en déclaration d’invalidité du brevet octroyé.

[30]      Par conséquent, la demanderesse prétend que contrairement à la demanderesse dans l’affaire Pharmascience, elle ne bénéficie d’aucun mécanisme pour contester la décision en litige autre qu’un appel en vertu de l’article 56 de la Loi ou une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. Aussi, la demanderesse a-t-elle entamé simultanément des procédures d’appel en vertu de l’article 56 de la Loi et une demande de contrôle judiciaire.

[31]      À mon avis, comme la demanderesse n’était pas partie à l’avis donné par le registraire, la demande de contrôle judiciaire me semble un recours plus approprié mais, à l’instar du juge Reed dans l’affaire Magnotta Winery[14], je laisserai la Cour d’appel décider de cette question. De toute façon, je suis convaincue que la demanderesse a qualité pour, soit faire une demande de contrôle judiciaire, soit interjeter appel de la décision du registraire.

[32]      Je conviens avec la demanderesse que Postes Canada a un intérêt dans la décision du registraire d’accepter « Mailsort » comme une marque officielle utilisée par la défenderesse. Postes Canada exploite un service postal, réalise et fournit des produits et des services qu’elle estime utiles à son exploitation et à cet égard a employé plusieurs marques de commerce comprenant le terme « mail ».

[33]      De plus, il faut noter que The Post Office avait fait, avant décembre 1991, une demande d’enregistrement de « Mailsort » comme marque de commerce portant le numéro 653,304. Postes Canada a déposé une déclaration initiale d’opposition en décembre 1991 et par la suite des déclarations d’opposition modifiées en 1992 et en 1997. Toutefois, les procédures d’opposition n’ont jamais débuté parce que The Post Office a retiré sa demande[15].

[34]      Contrairement à la demande de marque de commerce, il n’y a aucune obligation de donner un avis public de la présentation d’une demande au registraire pour la publication d’un avis d’adoption et emploi d’une marque officielle[16]. En dépit de l’opposition de la demanderesse à l’enregistrement de « Mailsort » comme marque de commerce, la demanderesse n’a pas été avisée de la demande d’«enregistrement » d’une marque officielle.

[35]      De plus, je ne suis pas d’accord avec la prétention de la défenderesse voulant que comme la demanderesse n’a pas reçu d’avis de la décision du registraire rendue en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, celle-ci n’a pas qualité pour interjeter appel de la décision. L’affaire Cordon Bleu ne portait pas sur cette question.

[36]      L’affaire Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée était un appel d’une décision du registraire des marques de commerce rendue en vertu de l’article 45. La décision rendue en vertu de l’article 45 est expédiée directement au propriétaire de la marque de commerce ainsi qu’à toutes les parties qui ont fait une demande autres que le registraire des marques de commerce. Dans cette affaire, il n’y avait aucune partie demanderesse et de ce fait, le juge Pinard a conclu que les appelantes n’avaient pas qualité pour interjeter appel.

[37]      Comme l’a souligné l’avocat de la demanderesse, en l’instance, toute personne peut s’opposer à l’enregistrement de la marque de commerce dans les deux mois de la publication de la marque dans le Journal des marques de commerce. La partie qui s’oppose n’a pas à être partie à la décision qui fait l’objet de l’appel.

[38]      À la lumière de ce qui précède, je crois que la demanderesse a qualité pour interjeter appel.

2.         En vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, la mention « autorité publique » fait-elle référence à une autorité publique du Canada?

[39]      Pour qu’une marque de commerce soit une marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, la marque officielle doit avoir été « adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services ».

[40]      La Loi ne définit pas « autorité publique ».

[41]      La demanderesse prétend qu’en vertu de l’article 9 de la Loi, il ne suffit pas que l’entité soit une autorité publique, l’entité doit être une autorité publique « au Canada ».

[42]      À mon avis, si l’intention était de restreindre l’application aux seules autorités publiques « au Canada », le législateur aurait utilisé les termes « autorité publique du Canada ». Je ne peux conclure, à la lecture soit de la version anglaise, soit de la version française que les mots « in Canada »/« au Canada » pourraient grammaticalement ou suivant leur sens courant qualifier l’autorité publique.

[43]      En matière d’interprétation des lois, selon P.-A. Côté, les mots d’une loi devraient recevoir leur sens courant :

Comme on présume que l’auteur de la loi entend être compris des justiciables, c’est-à-dire de l’ensemble de la population régie par le texte législatif, la loi est réputée être rédigée selon les règles de la langue en usage dans la population.

En particulier, il faut présumer que le législateur entend les mots dans le même sens que le justiciable, que « monsieur tout-le-monde ». Dans la jurisprudence, les références à ce justiciable type et au sens courant, ordinaire ou usuel des mots sont fréquentes […][17].

[44]      Par conséquent, suivant le sens ordinaire de l’article, je conviens avec la défenderesse que les termes « autorité publique » ne sont pas restreints aux autorités publiques du Canada.

3.         Adoption et emploi de la marque « Mailsort » au Canada avant la date critique

[45]      Pour qu’une marque officielle soit valide en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, une autorité publique doit avoir adopté et employé la marque au Canada avant la publication de l’avis public[18]. La présente Cour a également décidé que la simple publication d’un avis d’adoption et emploi ne permet pas d’en arriver à des conclusions sur l’adoption et l’emploi[19].

[46]      La demanderesse a dans un premier temps fait valoir qu’il ressort clairement de la preuve que même la défenderesse n’allègue pas qu’elle emploie elle-même présentement la marque au Canada. L’emploi allégué est fait par les licenciés de la défenderesse.

[47]      La demanderesse prétend qu’aucune disposition législative ne suggère que l’emploi qu’un licencié fait d’une marque officielle alléguée profite au propriétaire de la marque officielle. L’article 50 [mod. par L.C. 1999, ch. 31, art. 211] de la Loi, qui s’applique uniquement aux marques de commerce, est ainsi conçu :

50. (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial—ou partie de ceux-ci—ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

[48]      La défenderesse prétend, bien que l’article 50 de la Loi ne porte pas précisément sur les marques de commerce, que le principe qu’il énonce s’applique également aux marques officielles.

[49]      La défenderesse prétend que les licenciés au Canada de la marque « Mailsort » ont employé cette marque dans la fourniture des marchandises et services avec le consentement et l’autorisation de The Post Office et que The Post Office exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et services fournis par ces licenciés au Canada.

[50]      Je suis d’accord avec la demanderesse sur ce point. L’article 50 de la Loi prévoit que dans certains cas l’emploi d’une marque de commerce par un licencié sera présumé être un emploi par le propriétaire de la marque de commerce. Cet article ne fait aucunement référence aux marques officielles.

[51]      De plus, le paragraphe 9(2) [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 226] de la Loi porte précisément sur l’emploi d’une marque officielle. Le paragraphe 9(2) de la Loi permet l’emploi d’une marque officielle par un tiers mais ne crée aucune présomption portant que l’emploi profite au propriétaire de la marque officielle. Le paragraphe 9(2) de la Loi est ainsi libellé :

9. […].

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d’une marque […]

[52]      Je suis d’opinion que le paragraphe 9(2) de la Loi constitue un code pour l’emploi des marques officielles et je ne peux déduire du silence du législateur le même effet légal que celui prévu à l’article 50 de la Loi pour ce qui est des marques de commerce.

[53]      Selon P.-A. Côté, en matière d’interprétation des lois, il existe une présomption contre l’ajout ou la suppression de mots dans une disposition législative :

Si la loi est bien rédigée, il faut tenir pour suspecte une interprétation qui conduirait soit à ajouter des termes ou des dispositions, soit à priver d’utilité ou de sens des termes ou des dispositions.

La fonction du juge étant d’interpréter la loi et non de la faire, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l’amènerait à ajouter des termes à la loi : celle-ci est censée être bien rédigée et exprimer complètement ce que le législateur entendait dire[20] […]

[54]      Quoi qu’il en soit, même si une telle interprétation était possible, un examen attentif de la preuve produite n’établit pas que la défenderesse ni aucun des licenciés au Canada aient employé la marque « Mailsort » au Canada avant la publication de l’avis dans le Journal des marques de commerce le 16 décembre 1998.

[55]      La preuve établit qu’il existe une relation entre certaines sociétés au Canada et un service fourni au Canada.

[56]      Il y a des éléments de preuve portant que des sociétés au Canada fournissent aux consommateurs un service d’expédition pour la livraison de courrier à la défenderesse au R.-U.

[57]      Par exemple, l’affidavit de M. Tennant (président de Key Mail, un présumé licencié de The Post Office) décrit le service offert par Key Mail. Joint à l’affidavit supplémentaire de M. Tennant, il y a une liasse de dossiers d’expédition relatifs à des envois de courrier d’un des clients de Key Mail, Numa Corp., ce qui selon la défenderesse établirait l’emploi de la marque « Mailsort » au Canada[21]. Je ne peux en conclure qu’il s’agit là d’une preuve du service « Mailsort ».

[58]      La société de M. Tennant ne fait pas le tri, l’étiquetage ou l’emballage du courrier. Elle transporte le courrier d’un endroit au Canada à un autre et voit à son expédition.

[59]      L’affidavit de M. Tennant indique également qu’un de ces clients, qui a son siège à Vancouver, CW Agencies, et qui a utilisé « Mailsort » au Canada, fait un tri préliminaire de son courrier en destination du R.-U. afin de pouvoir bénéficier des rabais de « Mailsort »[22]. Encore là, il n’y a pas de factures ni de dossiers d’expédition attestant ces faits.

[60]      L’affidavit de M. Kavanagh (président de INT Access Inc.) fait référence à une entente de livraison de courrier entre DKM Direct (la même société avant son changement de dénomination) et Royal Mail. L’entente indique que DKM Direct est un client de Royal Mail. Toutefois, il n’y a aucun élément de preuve portant que la défenderesse fournit un service à INT Access au Canada. L’affidavit de M. Kavanagh fait également référence à une liste de prix de « Mailsort ». Toutefois, la liste porte uniquement sur la distribution du courrier au R.-U.

[61]      L’affidavit de M. Moore fait référence à une liasse de factures de Royal Mail envoyées à des licenciés au Canada par rapport à la livraison en Grande-Bretagne de courrier traité au Canada[23]. Toutefois, ces factures sont toutes datées de 1999. De plus, aucune de ces factures ne porte en fait la marque « Mailsort » car le service de tri de courrier est identifié sur les factures par MS1, MS2 ou MS3.

[62]      Par conséquent, en me fondant sur la preuve soumise, je suis d’avis que la défenderesse n’a pas adopté et employé la marque « Mailsort » au Canada de la façon requise par le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.

[63]      Étant donné ma conclusion, il n’est pas nécessaire de traiter des questions d’octroi irrégulier de licence ou de « licéité » soulevées par la demanderesse.

CONCLUSION

[64]      L’appel est accueilli. Le registraire a commis une erreur en convenant que la défenderesse a adopté et employé la marque au Canada. L’avis public de la marque officielle « Mailsort » ne fait jouer aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi.

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